关于美国专利中的“申请不公开”策略运用及启示


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编者按:在本文中,作者对专利制度中“公开换保护”制度中所蕴含的风险进行思考,对中美涉及“临时保护期”的相关法条规定进行了比较,并通过一个实际的美国专利的申请案进行分析,揭示美国专利中关于申请不公布策略的运用,提出个人的思考。希望对其他读者有所参考。 (本文为读者来稿(作者:文献不能停),仅代表作者个人观点)

“公开换保护”蕴含的风险

专利(Patent)这个词来源于拉丁语词汇patere,意思是公开(lie open, be open)1。词汇的起源一定程度上也能反映专利的本质,即“公开换保护”,这一原则是现代专利制度的基石。为了落实这一原则,世界各国目前主要采用“早期公布、迟延审查”制度。

荷兰于1964年开创了这一制度[2],专利局在对发明专利申请进行形式审查后,不立即进行实质审查,而是先将发明专利申请公开,申请人可以自申请日起一段时间内的任一时间请求实质审查,待申请公开及申请人提出实质审查请求后,专利局才进行实质审查。申请人在法定期间内不提出实质审查请求,该申请将被视为自动撤回。

我国是采用“早期公布、迟延审查”制度的国家之一,法律依据是现行专利法(2008年修正)[3]第三十四条和第三十五条的规定:

第三十四条 国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合本法要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。

第三十五条 发明专利申请自申请日起三年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回。

实务中,一件发明专利从申请到授权公告往往要经历2-3年,而专利申请最长可以自申请日起一年半后公布,这意味着从专利申请公布日到授权公告日,会有长达一年多的“临时保护期”,专利技术方案完全公之于众,却不享有专利权保护。

中国专利法对于临时保护期的规定

专利法第十三条规定,发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。但事实上,这种“临时保护期适当费用请求权”相比于垄断性的专利权,只能提供相当弱的保护。

由专利法第六十八条第二款可以推知,如果申请人向实施发明的单位或个人索要适当的费用被拒绝,转而通过诉讼方式主张的,则需要等到专利权授予后[4]。此外,《中华人民共和国专利法实施细则》(2010年修订)第八十五条表明申请人请求行政机关对临时保护期适当费用纠纷进行调解的,也应当在专利权被授予之后提出[5]。这也就意味着无论采用行政救济还是司法救济都有个前提:专利申请通过实质审查,被授予专利权。

再者,从《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(法释〔2016〕1号)[6]第十八条第二款的规定来看,认定被告在“临时保护期”实施了该发明,要求被诉技术方案同时落入发明专利申请公布时和发明专利公告授权时的保护范围。第一款则规定,临时保护期适当费用可以参照有关专利许可使用费合理确定。

最后,最高人民法院发布的第20号指导案例还进一步表明,在临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下,其后续的使用、许诺销售、销售,即使未经专利权人许可,也不视为侵害专利权[7]。

以上论述,从专利法到实施细则,再到司法解释以及指导案例,我们可以清楚看出“临时保护期适当费用请求权”是多么羸弱的权利,也可以看出我国“早期公布、迟延审查”存在的弊端,申请人近乎是眼含着热泪,满怀着悲痛公布他的专利申请的。那是否存在一个合理的制度来应对这种弊端呢?

美国专利法的相关规定及案例分析

美国专利法规定,一般情况下,专利申请自申请日起满十八个月,即行公布;依申请人的请求,专利申请可以提前公布,即比18个月短(美国法典第35编第122节(b)(1)(A))。在这点上,和中国专利法的规定一致。

例外是:符合一定的条件,即便过了18个月,专利申请也可以不公布。所述条件是(1)申请人书面请求不公布;(2)申请人证明不曾也将不会就相同主题的发明向美国以外的他国申请专利或提出PCT申请[8],这里美国以外的其他国家特指该国法律规定自申请之日起18个月内必须公布专利申请的国家,比如中国。(美国法典第35编第122节(b)(2)(B)(i))

而且,申请人的不公布专利申请的请求可以随时撤销,只要是在向他国申请专利或提出PCT申请后45天内即可。撤销不公布的申请后,专利申请将会在18个月内公布,超过18个月的将会尽快公布(美国法典第35编第122节(b)(2)(B)(ii)~(iv))。

我们以一个案例来说明,在美国,申请人可以如何利用上述规定来规避他人在临时保护期实施发明的行为。图1为美国第7,265,252号专利(以下简称’252专利)的申请过程[9]。

图1 ’252专利的申请过程

专利权人使用的策略是:在提出’252专利申请的同时,向美国专利商标局提出不公布的申请(Nonpublication Request under35 U.S.C. 122(b)(2)(B)(i)),在’252专利审查通过(Notice of Allowance)后授权公告前撤销了不公布的申请(Rescission of Previous NonpublicationRequest),随后提出PCT申请,这样整个申请过程只公布一次,即授权公告。

也就是说,美国专利法给予申请人不公布专利申请的权利,使得整个申请过程中发明都以商业秘密的形式进行保护,根本就不存在“临时保护期”,也就不用担心被他人实施发明了。

思考及启示

1.美国专利法的具体规定与立法本意

事实上,立法者的本意是避免申请人来不及在优先权期间内提出他国申请案时,为防止因美国申请案已经早期公布,造成申请人的他国申请案或依据PCT申请多国专利时丧失新颖性[10]。

2.优先权丧失带来的风险

由图1可以发现PCT申请的申请日为2007年7月6日,而’252专利的申请日为2003年12月18日,时间间隔达3年多,很明显PCT申请是无法享有’252专利的优先权的。但在这3年多的时间内,难以保证没有其他发明人公布出类似的技术,从而构成PCT申请的现有技术,使得依据PCT申请多国专利时无法获得授权。

3.对修改中国专利法的借鉴意义

《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》依旧保留了第十三条关于“临时保护期适当费用请求权”的规定[11],笔者认为,这种弱保护的方式不妨替换为不公布专利申请的方式,可以更为有效地保护申请人的权益。而且,是否申请不公布取决于申请人,如果对申请不公布设置合理的申请费加以限制,也不会对“公开换取保护”这一专利基本原理造成太大的冲击。

参考文献:

1来源:在线词源词典https://www.etymonline.com/word/patent[访问时间:2017年12月12日星期二]

[2]来源:汤宗舜. 专利法教程.第三版[M]. 法律出版社, 2003.

[3]来源:全国人大《中国专利法》 www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2009-02/05/content_1505227.htm [访问时间:2017年12月11日星期一]

[4]来源:杨明. 从最高人民法院第20号指导案例看发明专利的临时保护制度[J]. 北京仲裁, 2013(4):41-56.

[5]来源:国知局《专利法实施细则》 www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/xzfg/201509/t20150902_1169597.html [访问时间:2017年12月11日星期一]

[6]来源:最高人民法院《专利侵权解释(二)》 www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-18482.html [访问时间:2017年12月11日星期一]

[7]来源:最高人民法院指导案例20号www.court.gov.cn/shenpan-xiangqing-6004.html[访问时间:2017年12月11日星期一]

[8]来源:康奈尔大学法学院 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/122 [访问时间:2017年12月11日星期一]

[9]数据来源:美国专利商标局PublicPAIR:http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair[访问时间:2017年12月11日星期一]

[10]来源:財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心(台湾)http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A430.htm[访问时间:2017年12月11日星期一]

[11]来源:中央政府门户网站http://www.gov.cn/xinwen/2015-12/03/content_5019664.htm[访问时间:2017年12月11日星期一]

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